Marken müssen, damit sie nicht angreifbar werden, innerhalb einer fünfjährigen Karenzfrist gebraucht werden. Das schweizerische Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 25.6.2009, Az. B-576/2009) hatte zu entscheiden, ob eine ohne Farbanspruch registrierte Bildmarke durch deren Verwendung in Farbe und in Kombination mit Wortelementen rechtserhaltend gebraucht werde. 

Das Gericht kam zum Schluss, dass kein rechtserhaltender Gebrauch vorliege, da die sich gegenüberstehenden Zeichen einen anderen Gesamteindruck aufwiesen. Interessanterweise stellte das Gericht fest, dass selbst dann von einem fehlenden rechtserhaltenden Gebrauch ausgegangen werden müsse, wenn man in casu nur die beiden Bildzeichen einander gegenüberstelle (also unter Weglassung des Schriftzuges „sanofi pasteur MSD“). Die Einfärbung der registrierten Marke mit den Farben blau und grün, führe bereits für sich genommen zu einem anderen Gesamteindruck. Die hinterlegte Marke sei banal, weshalb sie durch die Farbzufügung eine andere Dynamik erhalte; die Farben liessen ein „visuell“ und „konzeptionell“ anderes Zeichen entstehen.

In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung besteht Einigkeit darüber, dass ohne Farbanspruch hinterlegte Bildmarken auch dann rechtserhaltend gebraucht werden, wenn sie in der Praxis in leicht abgeänderter Form oder aber in Farbe Verwendung finden. Die Grenze des rechtserhaltenden Gebrauchs ist dort erreicht, wo Marken in einer wesentlich vom Registereintrag abweichenden Form gebraucht werden. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass Marken dynamische Gebilde sind, die sich im Laufe der Zeit an neue visuelle und gestalterische Trends am Markt anpassen müssen. 

Die Begründung des Gerichts erstaunt daher: Erstens erscheint äusserst fraglich, ob es sich bei der eingetragenen Marke wirklich um eine banale Form handelt. Zweitens kann es bei einem System, das die Verwendung von schwarz-weiss hinterlegten Marken auch in Farbe grundsätzlich schützt, nicht darauf ankommen, ob durch die Farbzufügung gewisse visuelle Unterschiede entstehen; jede Farbzufügung wird per se solche Unterschiede bewirken. Entscheidend ist einzig und allein, ob durch die Farbzufügung der kennzeichenmässige Kern der Marke verändert wird. Das Bundesverwaltungsgericht sieht scheinbar diesen Kern dadurch verändert, dass die registrierte Marke aufgrund der Farbzufügung in einer konzeptionell anderen Art verwendet bzw. wahrgenommen werde. 

Das Bundesverwaltungsgericht hätte berücksichtigen können, dass ein Zeichen beim Durchschnittsabnehmer neue oder zusätzliche Assoziationen weckt, und der Abnehmer trotzdem eindeutig realisiert, dass es sich dabei um ein und dieselbe Marke, also um die eingetragene Marke handelt. Das Gericht scheint aber bei seinen Erwägungen vom Bild eines nicht sehr flexiblen, konservativen Durchschnittsabnehmers auszugehen, der sich vor den heute herrschenden kennzeichenmässigen Realitäten verschliesst. 

Dies zeigt sich auch, wenn das Gericht in seiner zweiten Begründungslinie zum Schluss kommt, dass auch der Gebrauch des streitgegenständlichen figurativen Zeichens in Verbindung mit den Begriffen „sanofi pasteur MSD“ dazu führe, dass kein rechtserhaltender Gebrauch vorliege.

In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein Zeichen auch dann rechtserhaltend gebraucht wird, wenn es zusammen mit (spezialrechtlich geschützten oder nicht geschützten) Beiwörtern verwendet wird, vorausgesetzt, der Eindruck besteht, dass es sich beim Zeichen und den Beiwörtern um zwei selbständige Teile handelt, die miteinander kombiniert werden. Diese Ansicht trägt dem Umstand Rechnung, dass in der Praxis Kennzeichen, seien dies Marken, Firmennamen, Enseignes etc. häufig nicht in Alleinstellung verwendet werden. Gerade im hier relevanten Pharmabereich trifft diese Aussage mustergültig zu: So finden sich etwa auf Medikamentenpackungen meist nicht nur mehrere Marken (z.B. der Medikamentenname und das Logo des Herstellers) sondern auch mehrere Unternehmensbezeichnungen (z.B. die Namen des Herstellers und des Distributors). Die relevanten Verkehrskreise sind es gewohnt, mit einer Mehrzahl an zusammen verwendeten Kennzeichen umzugehen und deren selbständigen Charakter zu erkennen. Es ist daher entgegen der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes eher davon auszugehen, dass Durchschnittsabnehmer sehr wohl erkennen, dass es sich um eine Kombination zweier selbständiger Zeichen (dem Bildelement und den Beiwörtern) handelt, und die eigenständige kennzeichnende Kraft der Zeichen wahrgenommen wird.

Wird der vorliegende Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes wortgetreu umgesetzt und als neues Signal verstanden, wird dies in der Praxis nicht zu unterschätzende Folgen haben: Markenhinterleger werden in Zukunft öfter gezwungen sein, ihre Kennzeichen in verschiedenen Varianten (z.B. schwarz-weiss und in Farbe) zu hinterlegen. 

Dr. Stephan Beutler,
Rechtsanwalt, LL.M., Bern

Anmerkung von Rechtsanwalt Fabian Reinholz:

Das deutsche Markenrecht geht von einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in abweichender Form aus, wenn der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verloren geht (§ 26 Abs. 3 MarkenG) und der Verkehr die beiden Verwendungsformen als ein und dieselbe Marke erkennt. Wird ein schwarz/weiß eingetragenes Bildzeichen mit deutlich anderer Farbgebung verwendet, dürfte es in der deutschen Markenrechtspraxis darauf ankommen, ob das Bildzeichen sehr eigentümlich oder bekannt ist und daher eine hohe Kennzeichnungskraft hat (dann wäre der Farbwechsel wohl unschädlich) oder ob es sich um ein gewöhnliches Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft handelt (dann wäre der Farbwechsel vermutlich schädlich). 

Wird die Bildmarke gemeinsam mit einer Firmenbezeichnung geschützt, kommt es ebenfalls darauf an, ob der kennzeichnende Charakter der Bildmarke noch im Gesamtzeichen eindeutig zum Ausdruck kommt. Auch hier ist maßgeblich darauf abzustellen, wie Bild- und Wortzeichen angeordnet sind und ob der Firmenname als solcher klar erkennbar ist und sich deshalb vom Bildzeichen absondert.

Auch bei deutschen Marken würde man daher dem Anmelder raten, in solchen Fällen die verschiedenen Benutzungsformen gesondert anzumelden oder jedenfalls die bereits angemeldete Marke auch in ihrer konkret beim Amt hinterlegten Form (und Farbe) zu benutzen.

07. Januar 2010. Ansprechpartner:
	Fabian Reinholz

Dr. Stephan Beutler, LL.M.