Dürfen Marken in einer Domain verwendet werden? - Grundsatz der Erschöpfung und Hinweis auf Ersatzteile -

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 28.6.2018 – I ZR 236/16 – entschieden, dass die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers gegen die guten Sitten verstößt, wenn die Marke nicht nur dazu verwendet wird, auf die Produkte der Marke, sondern auch auf das sonstige Warenangebot des Wiederverkäufers aufmerksam zu machen.

I. Sachverhalt

Die Beklagte ist Inhaberin der Domain keinevorwerkvertretung.de.  Unter dieser Domain betreibt sie einen Online-Shop u.a. für Staubsauger der Marke Vorwerk, sowie Ersatzteile und Zubehör für Vorwerk-Staubsauger anderer Hersteller. Die Klägerin ist Hersteller und Inhaber der Marke Vorwerk. Sie sieht in der Verwendung der Marke innerhalb der Domainbezeichnung eine Verletzung ihrer Markenrechte und ging zunächst außergerichtlich, dann gerichtlich gegen die Verwendung ihrer Marke vor.

II. Grundsätzliches 

Bei einer Marke handelt es sich um eine geschützte Bezeichnung etwa für ein Produkt, eine Dienstleistung, eines Bildes oder einer Unternehmensbezeichnung. Für den Fall, dass eine Marke in unberechtigterweise von einem Dritten genutzt wird, kann der Markeninhaber gegen den Dritten vorgehen und sich dabei auf den Schutz seiner Marke berufen. Das Markenrecht gilt aber nicht uneingeschränkt. Dritte können sich für die Benutzung einer fremden Marke auf sogenannte Einreden berufen. 

a) Erschöpfung

Eine Einrede ist beispielsweise durch die Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG möglich. Nach § 24 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung in den Verkehr gebracht worden sind.

b) Ersatzteilgeschäft

Eine weitere Einrede betrifft das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft. Gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG darf eine Marke oder geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung benutzt werden. Die Benutzung muss jedoch notwendig sein und darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen.

III. Entscheidung des Gerichts

Das Gericht hatte maßgeblich zu beurteilen, ob sich die Beklagte auf eine Einrede berufen und somit zur Benutzung der Marke berechtigt war. Im Ergebnis lehnte das Gericht dies jedoch aus folgenden Gründen ab:

a) Ersatzteilgeschäft

Die Beklagte ist nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Die Benutzung verstößt gegen die guten Sitten, weil die Verwendung als Domain über die notwendige Leistungsbestimmung hinausgeht. Nach dem Begriff der guten Sitten darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn er die Wertschätzung der bekannten Marke dadurch in unlauterer Weise ausnutzt, wenn er versucht in die Sogwirkung der bekannten Marke hineinzukommen, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren.

Vorliegend ist das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung der Marke der Klägerin in der Domainbezeichnung der Beklagten dem Zweck dient, potentielle Kunden der Klägerin auf das eigene Warenangebot aufmerksam zu machen und sie beispielsweise vom Online-Shop der Klägerin abzuleiten. Die Verwendung der Marke als Domainname ist daher mit den guten Sitten nicht vereinbar.

b) Erschöpfung

Ob sich die Beklagte auch auf die Einrede der Erschöpfung gem. § 24 Abs. 1 MarkenG berufen kann, hat der BGH offengelassen und diese Frage zurück an das Berufungsgericht verwiesen. Dabei hat der BGH seinen Standpunkt jedoch deutlich gemacht. Aus dem in § 24 Abs. 1 MarkenG genannten Tatbestandsmerkmal der Verwendung der Marke "für Waren" folgt, dass Erschöpfung nur an Originalprodukten eintreten kann. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als die Originalprodukte bezieht. Ferner kann sich derjenige nicht auf § 24 MarkenG berufen, wer die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

IV. Fazit

Die Verwendung einer fremden Marke im Rahmen des § 23 Nr. 3 MarkenG darf nur erfolgen, sofern dies mit den berechtigten Interessen des Markeninhabers vereinbar ist. Möchte jemand auf sein Angebot bzgl. Ersatzteile einer bestimmten Marke hinweisen, ist ein entsprechender Hinweis auf der Internetseite selbst ausreichend. Durch die Nennung der Marke im Domainnamen wird die Werbewirkung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt. Auf die Einrede der Erschöpfung nach § 24 MarkenG kann sich nicht berufen, wer in irreführender Weise eine Fremde Marke benutzt, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden oder eine wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert wird.

9. Januar 2019