Der jahrelange markenrechtliche Rechtsstreit zwischen der Tulliallan Burlington Ltd (im Folgenden: Tulliallan) und der Burlington Fashion GmbH (im Folgenden: Burlington) hat nun vor dem EuGH (C:2020:151) sein Ende gefunden.

Die britische Tulliallan ist Inhaberin und Betreiberin der bekannten Luxus Shopping Passage „Burlington Arcade“ im Londoner Stadtteil Mayfair. Das deutsche Modeunternehmen Burlington stellt seit 1975 die kultigen Socken mit schottischem Argyle-Muster her.

Ursprung des Streits waren die drei nachfolgend abgebildeten IR-Markenanmeldungen des Modeunternehmens Burlington in den Jahren 2008 und 2009 für die Warenklassen 3, 14, 18 und 25 (u.a. Kosmetika, Lederwaren, Schmuck/Uhren, Schuhe, Bekleidungsstücke):

Gegen die Eintragung dieser Marken legte Tulliallan Widerspruch ein auf der Grundlage seiner nachfolgend dargestellten UK-Marke 2 330 341

sowie seiner nachfolgend abgebildeten Unionsmarke 3 618 857,

welche beide seit 2003 und 2006 für die Dienstleistungsklassen 35, 36, 41 (u.a. Werbung, Einzelhandelsdienstleistungen, Vermietung von Geschäften, Unterhaltungsdienstleistungen) eingetragen sind. Nach Auffassung der Tulliallan stellten die Markenanmeldungen der Sockenherstellerin Burlington eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ihrer älteren Marken sowie deren unlautere Ausnutzung dar. Gegenstand des Verfahrens vor dem EuGH war insbesondere, dass Tulliallan dem EuG vorwarf, seiner Entscheidung vom 6.12.2017 zu Unrecht das sog. „Praktiker“-Urteil des EuGH aus dem Jahr 2005 zugrunde gelegt zu haben, nach dem eine Markeneintragung für „Einzelhandelsdienstleistungen“ der Konkretisierung des Waren(arten)bezugs bedarf.

Der EuGH bestätigte nun diese Vorwürfe der Tulliallan und stellte fest, dass das EuG die Grundsätze des „Praktiker“-Urteils nicht habe anwenden dürfen, da dieses Urteil erst nach der Eintragung der Marken der Klägerin Tulliallan ergangen sei. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Inhaber älterer Marke die Fähigkeit abgesprochen wird, zur Verhinderung der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken für ähnliche Waren oder Dienstleistungen Widersprüche geltend zu machen und ihnen jede Unterscheidungskraft abzusprechen, obwohl die älteren Marken noch eingetragen sind und nicht für nichtig erklärt worden sind.

Die Entscheidung stellt einen herben Rückschlag für das Modeunternehmen Burlington dar.