Während in den USA vorwiegend der stationäre Handel den „Black Friday“ ausruft, handelt es sich in Deutschland vor allem um ein Verkaufsevent im Online-Handel. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte 2018 entschieden, dass die deutsche Wortmarke „Black Friday“ (Reg-Nr.: 30 2013 057 574) zu löschen ist. Ende September 2019 verhandelte das Bundespatentgericht über die Frage, ob die Marke „Black Friday“, die den Handel mehrere Jahre in Atem gehalten hat, zu löschen ist. Wir fassen zusammen, was daraus für den Handel folgt.

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Unter der Bezeichnung „Black Friday“ bieten Unternehmen seit Jahren spezielle Sales Aktionen an, die ausschließlich am Freitag nach dem amerikanischen Thanks Giving Fest stattfinden. Die Idee eines Schäppchentages stammt aus den Vereinigten Staaten und ist etwa 2006 nach Deutschland übergeschwappt.

Die Tatsache, dass der Begriff „Black Friday“ durch eine in Deutschland eingetragene Wortmarke geschützt ist, sorgt seit zwei Jahren im Handel und in den Marketing- und Vertriebsabteilungen der Unternehmen für große Unruhe. Inhaber der Marke ist eine Firma Superunion Holding aus Hongkong. Lizenznehmerin der Marke ist die Wiener Black Friday GmbH. Die Black Friday GmbH betreibt mit blackfridaysales.de eine Online-Werbe-Plattform, über die Verbraucher auf Schnäppchenangebote aller Unternehmen geleitet werden, die auf der Plattform registriert sind. Wer Partner der Plattform werden will, muss sich kostenpflichtig registrieren und erwirbt dabei eine Lizenz, mit der Bezeichnung „Black Friday“ zu werben. Wer sich der Plattform nicht anschießt aber trotzdem „Black Friday“ Aktionen durchführt, musste damit rechnen, abgemahnt zu werden. Durch die Markeneintragung wird ein seit Jahren im gesamten Handel etabliertes Werbeevent zugunsten eines einzelnen Anbieters monopolisiert. Daher wurde mithilfe der Löschungsanträge versucht, den Markenschutz aufzuheben.

1. Welches Interesse hat eine chinesische Firma daran, den Begriff „Black Friday“ in Deutschland zu monopolisieren?

Dazu muss man sich die Historie der Marke „Black Friday“ anschauen. Die Marke wurde im Jahr 2013 durch eine Klingenthal Südring GmbH angemeldet und nach ihrer Eintragung an eine MR Verwaltungs GmbH übertragen. Ob diese Firmen die Marke überhaupt benutzt haben, ist nicht bekannt. Die Black Friday GmbH, vertreten durch dieselben Berliner Anwälte wie die Inhaberin der Wortmarke, meldete im Jahr 2015 eine Wort-Bildmarke mit dem Wortbestandteil „Black Friday“ beim Europäischen Markenamt (EUIPO) an. Gegen die Marke legte die damalige Inhaberin der Wortmarke, die MR Verwaltungs GmbH, aufgrund ihrer älteren Rechte Widerspruch ein. Daraufhin stellte die Black Friday GmbH Löschungsantrag gegen die Wortmarke und wandte die fehlende Schutzfähigkeit der Marke ein(!). Sodann übertrug die MR Verwaltungs GmbH die Wortmarke an die jetzige Inhaberin aus Hongkong und nahm den Widerspruch gegen die Wort-Bildmarke der Black Friday GmbH zurück. Das klingt ziemlich verworren. Das maßgebliche Interesse an der Wortmarke hat aber die Black Friday GmbH, die auf diese Weise ein exklusives Geschäftsmodell mit Black Friday Werbeaktionen in Deutschland durchsetzen möchte. Die Firma aus Hongkong ist möglicherweise nur Mittel zum Zweck.

2.  Ist der Begriff „Black Friday“ überhaupt als Marke schutzfähig?

Grundsatz

Grundsätzlich sind Wortzeichen als Marke eintragungsfähig. Dies gilt jedoch nicht, wenn dem Wortzeichen in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, das Wortzeichen einem Freihaltebedürfnis unterliegt, oder es im Sprachgebrauch üblich geworden ist und einen klaren Bedeutungsgehalt hat (sog. absolute Schutzhindernisse).

Ähnlich wie Cyber MondayBoxing Day oder WSV und SSV ist „Black Friday“ seit Jahren als beschreibender Begriff für ein bestimmtes Verkaufsereignis üblich geworden. Verbraucher entnehmen dem Begriff keinen darüber hinausgehenden Hinweis auf einen bestimmten Hersteller von Waren oder einen Veranstalter eines bestimmten Verkaufsevents. Daher fehlt der Marke „Black Friday“ nach Meinung des DPMA die Unterscheidungskraft für jegliche Waren und Dienstleistungen.

Wie hat das Bundespatentgericht entschieden?

Danach bleibt die umstrittene Marke in weiten Teilen aufrechterhalten, nämlich vor allem für Waren aus dem Einzelhandel, insbesondere Elektrogeräte bzw. Elektronik und Zubehör sowie für Einzelhandelsdienstleistungen, nämlich vor allem den Onlinehandel mit Waren verschiedenster Art, zB Sportartikel, Bekleidung, Kosmetik, Haushaltswaren. Die Liste ist lang.

Kein Markenschutz mehr für Werbung und Handel mit Elektrogeräten

Es fehlt jedoch unter den geschützten Einzelhandelsdienstleistungen der Handel mit Elektro – und Elektronikartikeln, ferner fehlen Werbe-Dienstleistungen. Der Grund dafür ist, dass das Bundespatentgericht die Marke „Black Friday“ für diese Waren und Dienstleistungen nicht für schutzfähig hält. Immerhin insoweit steht das Gericht auf einer Linie mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, das die Marke (erstinstanzlich) zwischenzeitlich für vollständig löschungsreif erklärt hatte. Das Bundespatengericht hat diese Entscheidung zu einem großen Teil gekippt.

3. Wie kann es zur Registrierung einer solchen allgemeinen Marke wie „Black Friday“ überhaupt kommen?

Bei der Markenanmeldung wird vom jeweiligen Markenamt geprüft, ob die angemeldete Bezeichnung einem absoluten Schutzhindernis unterliegt. Wird dabei festgestellt, dass der Eintragung ein solches Schutzhindernis entgegensteht, muss die Eintragung der Marke abgelehnt werden. Vor diesem Hintergrund hätte das Markenamt schon 2013 zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Marke „Black Friday“ nicht eintragungsfähig ist. Es geschieht jedoch immer wieder, dass Begriffe, die bereits Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben, als Marke eingetragen werden. Die Entscheidung, eine Marke einzutragen oder nicht, entscheidet ein einzelner Prüfer beim Markenamt. Ist ihm die Verwendungsformen des angemeldeten Begriffs nicht geläufig, kommt es zur Eintragung von Begriffen, die der Allgemeinheit zur freien Verfügung stehen müssen. Das ist misslich, aber nicht zu ändern. Durch Eintragung der Marke „Black Friday“, müssen sich nun alle Marktteilnehmer dem Markenmonopol eines einzelnen Anbieters unterwerfen und die Verwendung des Begriffs einstellen.

Das Markenrecht will genau solche Situationen verhindern. Hierzu sieht es vor, dass auch nach Eintragung der Marke jedermann Löschungsantrag gegen die Marke beim Markenamt einreichen kann. Der Antragsteller muss dann nachweisen, dass der als Marke geschützte Begriff im Zeitpunkt der Eintragung nicht schutzfähig war. Für die Marke „Black Friday“ dürfte die Beweisführung kein allzu großes Problem sein, da sich aus diversen Presseberichten und anderen Quellen ergibt, dass „Black Friday“ in Deutschland seit vielen Jahren als Begriff für Sales Aktionen am Freitag nach dem amerikanischen Thanks Giving Fest geläufig ist. Dementsprechend sind gegen die Marke „Black Friday“ mittlerweile 14 Löschungsanträge beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen.

4. Die rechtlichen Fragen, um die es geht

Dabei ging es um die Frage, ob der Begriff „Black Friday“ zum Zeitpunkt der Markenanmeldung, d.h. im Jahr 2013, in Deutschland bereits als Bezeichnung eines Verkaufsevents etabliert war und es sich damit aus Sicht der Verbraucher um einen gebräuchlichen beschreibenden Begriff für einen Rabattaktionstag hinsichtlich der oben genannten Waren und Dienstleistungen handelte. Anders als das Markenamt, verneint das Bundespatentgericht, dass es eine solche Sichtweise im Anmeldezeitpunkt gegeben hatte. Dabei hat es sich auf vielen Seiten des Beschlusses sehr ausführlich mit den von den Antragstellern vorgelegten Nachweisen über die Benutzung des Begriffs im Handel auseinandergesetzt, im Ergebnis aber festgestellt, dass im Jahr 2013 noch keine Benutzungen in einem Umfang vorlagen, der für ein solches Verkehrsverständnis spricht. Dafür spreche auch der Umstand, dass Löschungsanträge der betroffenen Händler erst mehrere Jahre nach Eintragung der Marke gestellt worden seien.

Immerhin, hat das Bundespatentgericht klargestellt, dass die Marke „Black Friday“ mit Bezug auf Werbung und Einzelhandelsdienstleistungen im Elektronikgerätebereich keinen Schutz beanspruchen könne, weil zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke ein Freihaltebedürfnis bestand. Anders als bei der Frage, ob der Verbraucher den Begriff zu diesem Zeitpunkt für eine beschreibende Bezeichnung eines Verkaufsevents hielt, liegt ein Freihaltebedürfnis vor, wenn eine beschreibende Benutzung des Begriffs zwar noch nicht zu beobachten war, eine solche Verwendung aber für die Zukunft zu erwarten war. Dies hat das Bundespatentgericht angesichts der schon in den Jahren 2010 bis 2013 zu beobachtenden Blick-Friday-Aktionen bejaht.

5. Wie geht es weiter?

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts wird nur rechtskräftig, wenn keine der beteiligten Parteien, also weder die Markeninhaberin noch die Löschungsantragsteller, Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) einlegt. Es ist zu erwarten, dass der BGH eine abschließende Entscheidung treffen muss. Solange bleibt die Marke im Umfang der Entscheidung des Bundespatentgerichts aufrechterhalten.

6. Wie können Sie sich informieren?

Für den betroffenen Handel stellen sich nun wieder dieselben Fragen wie in den vergangenen Jahren: Dürfen Werbeaktionen nun künftig als „Black Friday“ bezeichnet werden oder nicht? Gilt dies nur für Aktionen bezüglich Elektronikartikeln oder auch allen anderen Waren? Ist auf andere Begriffe auszuweichen, um Abmahnungen zu vermeiden? Dies gilt insbesondere solange der BGH die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht wieder rückgängig macht und die Marke insgesamt für löschungsreif erklärt.

Hier finden Sie den Link zum kostenlosen Webinar mit Fabian Reinholz in Kooperation mit dem bevh vom 27. März 2020.