Seit Jahren schon hält ein Markenrechtsstreit fast den gesamten Handel auf Trab. Gegenstand des Streits ist die Marke „Black Friday“, die seit 2013 als Wortmarke beim Deutschen Patent und Markenamt registriert ist. Inzwischen wohl schon im Volksmund angekommen, ist der „Black Friday“ ein Import aus den Vereinigten Staaten und beschreibt ein Verkaufsevent im Einzel- und insbesondere Online-Handel am Freitag nach Thanksgiving. Der Name dieses Events wurde 2013 durch eine Holding aus Hongkong in Deutschland als Wortmarke geschützt. Die Exklusivlizenznehmerin der Marken, die Balck Friday GmbH, stellte dem Handel rechtliche Schritte in Aussicht, falls die Bezeichnung „Black Friday“ zu Werbezwecken benutzt werden sollte, ohne vorher eine Lizenz bei ihr einzuholen. Das verunsichert die Branche bis heute massiv. Mittlerweile wurden daher 14 Löschungsanträge gegen die Marke beim DPMA eingereicht, um die Frage zu klären, ob die Marke zum Zeitpunkt ihrer Eintragung im Jahr 2013 bereits in Deutschland als Bezeichnung für ein Verkaufsevent verstanden wurde. Denn dann müsste sie wieder gelöscht werden. Das DPMA war der Auffassung, dass dies auch für einen Großteil der von der Marke geschützten Dienstleistungen der Fall gewesen sei. Die zweite Instanz, das Bundespatentgericht, hielt die Marke hingegen in weiten Teilen für schutzfähig. Das Verfahren liegt nun derzeit beim BGH. Wir berichteten: https://haerting.de/wissen/marke-black-friday-bleibt-am-leben-jedenfalls-teilweise/  .

Neben dem Löschungsverfahren tragen der Betreiber der Website blackfriday.de, Simon Gall, und die Black Friday GmbH, seit Jahren diverse rechtliche Scharmützel miteinander aus. Beide stehen miteinander im Wettbewerb. Gall hat vor dem Landgericht Berlin (52 O 320/19) Klage auf Löschung der Marke „BlackFriday“ wegen Nichtbenutzung eingereicht. Der Klage hat das Landgericht jüngst stattgegeben. Rechtsfolge einer fehlenden Benutzung einer Marke ist ihre Löschung aus dem Register.

Was vielen nicht bekannt ist: Wird eine Marke von ihrem Inhaber über einen Zeitraum von 5 Jahren nicht oder nicht ernsthaft benutzt, kann sie auf Antrag beim DPMA bzw. im Wege der Klage vor einem Zivilgericht gelöscht werden. Da die Marke „Black Friday“ zum Zeitpunkt der Klage bereits seit 5 Jahren existierte, konnte ein derartiger Antrag gestellt werden. In streitigen Auseinandersetzungen wegen einer Markenverletzungen, greifen die vom Markeninhaber Angegriffenen häufig zum Mittel, die Marke ihrerseits wegen Nichtbenutzung anzugreifen und so den Ansprüchen den Boden zu entziehen. Daher ist Markeninhabern immer zu empfehlen, die eigen Marke rechtszeitig rechtserhaltend zu benutzen und die Benutzungen zu dokumentieren.

Der Markeninhaber muss im Falle einer Löschungsklage wegen Nichtbenutzung beweisen, dass er die Marke rechtserhaltend benutzt hat, während der Kläger nur schlüssig darlegen muss, dass die Marke nicht benutzt wurde. Er muss die Nichtbenutzung nicht etwa beweisen.

Eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke liegt vor, wenn sie im geschäftlichen Verkehr so benutzt wird, dass ein nicht nur unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs darin einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (sog. markenmäßige Benutzung). Klassischerweise ist dies bei Warenmarken die Anbringung der Marke auf dem Produkt, bei Dienstleistungsmarken z.B. eine Nutzung in der Bewerbung der Dienstleistungen.

Eine Marke muss nicht zwangsläufig durch den Markeninhaber selbst genutzt werden, der Inhaber kann sich auch die Nutzung durch Dritte zurechnen lassen z.B. wenn er diesen eine Lizenz zur Nutzung der Marke erteilt hat.

Die konkrete Nutzung muss dennoch markenmäßig sein und das war sie im konkreten Fall nach Auffassung des LG Berlin nicht, weil zum Zeitpunkt der Benutzung der Marke durch lizenzierende Händler der Begriff „Black Friday“ vom Verkehr nur noch als beschreibender Hinweis auf eine Verkaufsaktion und nicht als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter der Aktion verstanden wurde. In dieser Hinsicht stellten sich im Verfahren vor dem LG Berlin dieselben Fragen wie im Löschungsverfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht.

Eine markenmäßige Benutzung nahm das LG Berlin zudem auch nicht deshalb an, weil dem Wortzeichen „Black Friday“ das ®-Symbol zugefügt wurde. Mit dem Symbol möchte der Verwender der Marke darauf hinweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Die konkrete Verwendung des Zeichens lasse – so das LG Berlin – jedoch nicht darauf schließen, dass für den Verbraucher mehr als die bloße Rabattaktion angepriesen wird.

Das Urteil des LG Berlin kann mit der Berufung angefochten werden. Wird es rechtskräftig hat es die Löschung der Marke für eine Großteil der von ihr eingetragenen Waren und Dienstleistungen zur Folge. Dies gilt unabhängig von dem noch beim BGH anhängigen Löschungsverfahren. Die BGH Entscheidung wäre dann voraussichtlich weitgehend obsolet.

Weitere Informationen zum Rechtsstreit und den laufenden Verfahren in der Sache „Black Friday“ finden Sie auf der Website des Klägers unter www.blackfriday.de oder zum konkreten Beitrag direkt hier.